미국 상표법 개정사항 안내 (2021년 12월 27일 시행 예정)

 

미국 상표법 개정사항 안내

(2021년 12월 27일 시행 예정)

 

 

   I. 개요                         

 

미국은 사용주의를 기본으로 하는 나라로, 원칙적으로 미국에서 상표권을 획득하기 위해서는 반드시 지정상품(서비스)을 사용하고 있음이 전제되어야 합니다.

 

상표 출원 시에 상표를 현재 사용하고 있다는 증거를 함께 제출하거나, 지금 당장은 사용하지 않더라도 이후 사용할 의사가 있음(intent to use)을 전제로 출원을 진행한 후 심사를 거쳐 등록결정이 되면, 미국 내 사용증거를 반드시 제출하여야 상표 등록을 받을 수 있습니다. 혹은 미국 외 국가에서 상표 등록을 받아 놓은 상태라면, 외국에서의 상표 등록을 기초로 출원을 할 수 있는데, 이 경우 사용증거가 없더라도 미국에서 우선 등록을 받을 수 있으며 등록 후 5~6년차에 사용증거를 내면 됩니다.

 

만약 실제로 사용 중이지 않은 상품(서비스)가 있을 경우 등록을 받을 수 없거나, 혹은 등록을 유지할 수 없습니다. 따라서, 실제 사용중인 상품(서비스) 외에 불사용 상품(서비스)은 모두 삭제하는 것이 바람직합니다.

 

2021년 12월 27일부터 시행될 예정인 미국 개정 상표법은 위와 같은 사용주의를 더욱 강화하였습니다. 주요 개정내용을 아래와 같이 간략히 정리하여 드립니다.

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   Ⅱ. 개정사항              

 

1. 상표등록말소 제도 도입

 

- 등록일로부터 3년 이상 10년 이내에 등록상표가 한번도 사용되지 않았을 경우, 누구나 상표등록말소(취소)를 청구할 수 있습니다.

 

- 단, 2023년 12월 27일까지는 “등록일로부터 10년 이내”의 제한 없이, 단지 3년 이상 사용되지 않았다면 상표등록말소(취소)를 청구할 수 있습니다.

 

2. 재심사청구 제도 도입

 

- 등록일로부터 5년 이내에 상표가 등록되기 전에 사용되지 않았음을 이유로(즉, 상표를 실제로 사용하지 않으면서 사용하는 것처럼 증거를 조작하여 허위로 상표출원 등록을 받은 경우), 누구나 재심사를 청구할 수 있습니다.

 

3. 심사기간 동안 제3자의 증거제출 규정 신설

 

- 제3자가 상표의 심사기간 동안 해당 상표를 사용하지 않고 있다는 증거를 심사관에게 제출할 수 있고, 심사관은 제출된 증거의 활용여부를 2개월 안에 결정하여야 하며 제출된 증거가 거절이유로 사용될 경우 이를 기록해야 합니다.

 

4. 상표권 침해에 대한 상표권자의 권리 강화

 

- 상표권 침해소송에 있어서 상표권 침해가 있는 경우, 상표권자에게 회복이 불가능한 피해가 있는 것으로 추정하도록 명시하여 상표권자가 사용 금지명령을 더 쉽게 인정받을 수 있게 되었습니다.

 

5. 의견제출기간을 유연하게 설정

 

- 미국특허상표청의 심사결과통지에 대한 대응기간을, 기존 '6개월 이내'에서 사안에 따라 '60일부터 6개월까지의 기간'으로 정할 수 있도록 하였습니다(6개월을 넘지 않는 범위에서 기간연장 가능).

 

- 의견제출기간에 대한 개정사항은 예외적으로 2022년 6월 27일부터 시행되며, 마드리드 의정서에 의한 국제상표출원에 대해서는 개정사항이 적용되지 않습니다.

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