일본 특허법 등의 개정사항 안내 (2021년 5월 21일 공포)

 

 

 

일본 특허법 등의 개정사항 안내

(2021년 5월 21일 공포)

 

I. 개요

 

2021년 3월 2일, 일본 특허법 등의 일부를 개정하는 법률안이 일본 각의에서 결정되었습니다. 해당 법률안은 제204회 통상국회에 제출되어, 2021년 5월 14일자로 가결 및 성립되었습니다.

 

시행일은 아직 미정으로, 원칙적으로 공포일(2021년 5월 21일)로부터 1년을 넘지 않는 범위 내에서 시행일이 결정되는 바, 2022년 봄 경에 시행될 것으로 예상됩니다.

 

해당 법률안의 내용을 아래와 같이 간략히 정리하여 드립니다.

 

Ⅱ. 개정사항

 

1. 특허권 등의 회복요건 완화

 

- 현행 법률에서는 회복요건의 기준이 되는 ‘정당한 이유’에 대해서 엄격히 판단을 하며, 증거서류의 제출이 필요 (인용률이 10~20% 정도로 낮은 편)

 

- 개정 후에는 ‘기간이 도과된 것이 고의가 아니라는 점’을 충족한다면, 원칙적으로 별도의 증거서류 제출 없이 진술서 제출만으로 충분

 

2. 특허권 침해소송 등에서의 제3자 의견 모집(募集) 제도의 창설 (특허법/실용신안법)​

 

- 재판관의 필요에 따라 폭넓은 의견을 참고하여 판단할 수 있도록, 당사자의 신청이 있고 필요성이 인정되는 경우, 법조계, 학회, 업계/단체, 해외의 단체 등의 제3자의 의견을 모집(募集) 할 수 있도록 하는 제도를 도입

 

3. 심판 등의 구두심리를 온라인으로 참석 (특허법/실용신안법/디자인법/상표법)​

 

- 신종 코로나 바이러스 확산 등에 따라 당사자 및 참가인의 불안감을 해소하기 위하여, 대면으로 진행하는 구두심리를 온라인으로 참석할 수 있도록 함​

 

- 심판장의 판단으로 웹 회의 시스템을 이용함으로써, 당사자 및 참가인이 법정에 실제로 출두하지 않고 구두심리, 증거조사, 증거보전 기일에 있어서 절차를 행할 수 있도록 함

 

4. 포기, 정정심판, 정정청구에서의 통상실시권자의 동의 요건에 대한 재검토 (특허법/실용신안법/디자인법)​

 

- 통상실시권자의 수가 증가 및 다양화 됨에 따라, 특허권자가 정정심판 등에서 모든 통상실시권자의 동의를 받는 것은 현실적으로 어려움이 있으며, 통상실시권자가 정정심판 청구 등을 동의하지 않음으로써 특허권자의 방어수단을 실질적으로 무효화 시킬 수 있다는 점에서 특허권자에 대한 보호가 이루어지지 않음

 

- 위와 같은 이유로, 하기 사항에 대해서는 통상실시권자의 동의가 필요하지 않도록 개정

(단, 전용실시권자 및 질권자의 동의는 여전히 필요)

 

   ● 특허권의 포기​

   ●​ 정정심판의 청구, 특허이의신청 또는 특허무효심판의 절차에서 행해지는 정정 청구​

   ●​ 실용신안권의 포기​​

   ●​ 디자인권의 포기

 

- 상표권의 경우 통상사용권자의 동의 없이 상표권을 포기하여 누구나 그 상표를 사용할 수 있게 되면,

지금까지 상표를 사용해온 통상사용권자의 신용이 훼손될 수 있고, 상품 및 서비스의 출처에 대한 혼동이 생길 수 있으며, 이로 인한 수요자의 이익이 침해될 수도 있음

 

- 또한, 다른 사람이 동일 또는 유사한 상표에 대하여 권리를 취득하는 것이 가능하게 되어, 통상사용권자가 금지 등의 청구를 받을 가능성도 있음. 따라서, 상표권의 포기에 대해서는 여전히 통상사용권자 등의 동의가 필요

 

5. 특허료 등의 개정 (특허법/실용신안법/디자인법/상표법/특허협력조약에 근거한 국제출원 등에 관한 법률)​

 

- 특허청의 심사 부담 증대, 절차의 디지털화에 대한 대응, 수입과 지출의 밸런스의 확보 등의 이유로 요금 체계를 재검토

 

- 특허료 등의 상한액을 결정 (구체적인 금액은 정령으로 정함)

 

6. 추납 시 할증특허료 등의 납부 면제 (특허법/실용신안법/디자인법/상표법)​

 

- 신종 코로나 바이러스의 감염 확대로 인하여 특허료를 납부기간 내에 지불할 수 없는 경우가 발생하여, 이러한 경우에도 할증특허료를 부과하는 것은 불합리함

 

- 재해 발생, 신형 코로나 바이러스의 감염 등의 부득이한 사정으로 납부를 기한 내에 할 수 없었던 경우에는, 할증특허료의 납부를 면제

 

7. 해외로부터의 모방품 유입 규제 강화 (디자인법/상표법)​

 

- 모방품이 해외에서 일본 내로 유입되는 경우, 일본 내에 수입사업자나 판매사업자가 있는 경우 해당 사업자에 의한 모방품의 ‘수입’이 산업재산권 침해로 인정되어 세관에서 모방품을 침해 물품으로서 몰수 등의 조치를 취할 수 있음

 

- 최근 일본 내 사업자 없이 해외 사업자가 일본 내국인에게 소량의 모방품을 우편으로 직접 판매 및 발송하는 거래가 급증하고 있음

  ☞ 이 경우, ‘수입’의 주체는 일본 내국인이므로 업으로서의 실시 정의 또는 사용 정의의 요건을 충족하지 않는

경우에는 산업재산권의 침해로 인정이 되지 않아, 세관에서 모방품의 몰수 등의 조치를 취할 수 없는 문제점이

발생

 

- 위와 같은 문제점의 해결을 위하여 다음과 같이 법률을 개정

 

   ● 디자인의 실시 정의에서의 “수입” 행위에, 해외의 거주자가 일본 국내로 타인(우편 발송 업자 등의 자신 외의 타인)을 통해서 들여오는 행위가 포함되도록 함​​

   ●​ 상표의 사용 정의에서 “수입” 행위에, 해외의 거주자가 일본 국내로 타인(우편 발송 업자 등의 자신 외의 타인)을 통해서 들여오는 행위가 포함되도록 함​​

 

8. 국제디자인출원에서의 신규성상실 예외적용증명서의 제출방법 확충​

 

- 국제출원의 출원인은 출원서를 WIPO 국제사무국에 제출하나, 국제디자인출원에서의 신규성상실 예외적용증명서는 원칙적으로 국제등록일로부터 6개월 후인 국제공표일로부터, 일정 기간 내에 일본특허청에 제출하여야 함

 

- 출원서와 증명서의 제출시기, 제출처 등의 차이로 인하여 증명서를 제때 제출하지 못하여 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받지 못하는 사태가 발생함. 이에 따라, 신규성상실 예외적용증명서를 국제출원 시에 WIPO 국제사무국에 제출할 수 있도록 변경함

 

9. 국제디자인등록출원에 관한 등록결정 등본 송달에 대한 재검토 ​

 

- 신종 코로나 바이러스의 전세계적 유행이라는 긴급 사태로 인하여 일부 국가에서는 국제우편 인수가 정지되어일본 내 대리인이 없는 국제디자인등록출원의 등록결정 등본을 발송하지 못하는 사례가 발생

 

- 설정등록을 위해서는 일본법상 등록결정 등본의 송달이 필수인 관계로 송달이 늦어지면 권리화에도 지연이 발행

 

- 이에 따라, 거절이유가 통지되지 않은 국제디자인등록출원에 대하여 일본 내 대리인이 없고 국제우편이 정지된 국가의 출원인에게 등록결정 등본을 송달할 수 없는 경우, 설정등록예정일을 기재한 보호부여성명을 설정등록 전에 WIPO 국제사무국에 송부하여 국제등록부에 기록된 것으로 등록결정 등본 송달절차를 대신할 수 있도록 함

 

10. 국제상표등록출원에 관한 절차의 정비​

 

(1) 국제상표등록출원의 개별수수료

 

- 일본은 국제상표등록출원에 대하여, 출원 수수료는 WIPO 국제사무국에 납부하고, 등록 수수료는 일본특허청에 납부하는 2단계 납부를 채용하고 있음​

  ☞ 상표권 설정 등록 시에 2번째 납부 절차가 필요하기 때문에, 해외의 출원인에게 부담이 됨​

  ☞ 마드리드 의정서 체약국에서는 국제표준의 일괄 납부를 채택하는 국가가 많아, 해외의 출원인이

익숙하지 않은 2단계 납부 절차를 잘못하는 경우가 있어 출원이 취하되는 사례가 다수 발생​

  ☞ WIPO 국제사무국의 2단계 납부에 대한 사무부담 발생​

 

- 위와 같은 문제점을 해결하기 위하여, 일본을 지정하는 국제상표등록출원에 관하여 WIPO 국제사무국에 일괄 납부하는 것으로 변경

 

(2) 국제상표등록출원의 등록결정 방식 변경

 

- 국제상표등록출원이 등록결정 된 경우, 일본 특허청은 WIPO 국제사무국을 통하여 출원인에게 전자적으로 통지하는 것과 동시에, 등록결정 등본을 국제우편으로 출원인에게 송달하고 있음​​

  ☞ 이로 인하여 상표등록의 허가에 이중으로 사무절차가 발생​​

  ☞ 신종 코로나 바이러스 감염의 확대 영향으로 국제우편의 인수가 정지되어 2단계 수수료 납부의 기산이 되는

등록결정 등본의 송달이 밀리게 되어, 상표등록 요건을 충족하는 출원에 대해서도 설정등록이 늦어져 해외의 출원인이 불이익을 받게 되는 사태가 발생

 

- 위와 같은 문제점을 해결하기 위하여, 국제상표등록출원에 관한 등록결정 등본의 송달 방법을 WIPO 국제사무국을 경유한 전자적 통지로 일원화하기로 결정​

 

11. 예납에 대한 재검토​

 

- 특허 인지 예납 제도는 물리적인 인지 취급에 관한 사용자 및 특허청 쌍방의 부담 경감 차원에서 폐지

 

- 요금의 지불 수단은 자동이체, 계좌이체, 신용카드 등으로 지불 가능​​

  ☞ 자동이체는 신청 시에 계좌잔액에서 자동으로 이체되는 점에서 특허 인지 예납 제도와 동일한 기능이

있으므로, 자동이체를 통한 예납 수단을 사용할 기회가 많아질 것으로 예상) ​

 

12. 법인 제도에 대한 재검토​

 

- 변리사가 설립하는 법인의 명칭을, “특허법무법인”에서 “변리사법인”으로 변경 (일본 변리사법 등)

 

- 1인 법인 제도의 도입

  ☞ 기존에는 특허업무법인의 설립 및 존속에는 변리사인 사원이 2명 이상 있을 필요가 있었으나,

변리사 사무소의 법인화를 촉진하기 위하여 변리사 혼자서도 법인의 설립을 가능하도록 함

 

13. 변리사 업무의 추가​

 

- 법원에 의한 제3자 의견 모집 제도에 관한 변리사의 대응 (일본 특허법 및 실용신안법의 적용에 관한 것)

 

- 농림 수산 지식재산 업무를 변리사의 업무로 규정

 

 

 ※  본 게시물은 당소 고객 등을 위한 참조용 자료로서 현지 법령의 변화 등으로 인하여 일부 내용이 사실과 다를 수 있고 실제 업무 적용 과정에서 변화가 있을 수 있으며, 본 게시물 내용의 당부에 대해서 어떠한 법적 책임도 부과될 수 없습니다. 또한, 이공특허법률사무소의 명시적인 허락 없이 본 게시물의 무단 전제는 허용되지 않습니다.  

 

 

이공특허법률사무소(KWON & KIM Patent & Trademark Attorneys) 주소: 서울특별시 서초구 강남대로 309 1703호(리셉션), 1701호, 1702호, 1704호, 1719호 (서초동, 코리아비지니스센타) 전화: 02-586-2019 | 팩스: 02-587-2019 | 메일: mail@bspat.com | 웹사이트: www.bspat.com