미국에서 특허를 받기 위하여 필요한 특허적격성 - 소프트웨어 발명과 Alice/Mayo 테스트를 중심으로

 

미국에서 특허를 받기 위하여 필요한 특허적격성

- 소프트웨어 발명과 Alice/Mayo 테스트를 중심으로

 

 

 I. 미국 특허법 제101조  ​

 

 미국 특허법 제101조는 누구라도 새롭고 유용한 방법, 기계, 제조물, 조성물 또는 그것의 새롭고 유용한 개량을 발명하거나 발견한 자는 이 법이 정한 조건과 요건을 만족할 경우 그에 관한 특허를 받을 수 있다고 하여, 특허를 받을 수 있는 적격을 규정하고 있습니다.

 

 기존에는 1981년 미 연방대법원이 선고한 Diamond v. Diehr 사건* 이후 소프트웨어 발명의 특허적격이 인정되어 소프트웨어 발명, 그 중에서도 전자상거래(e-commerce) 관련 발명의 출원이 크게 증가하였습니다.

 

 그러나 이후 2010년 Bliski v. Kappos 사건, 2012년 Mayo v. Prometheus 사건, 2014년 Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International et al. 사건에서 특허적격성의 판단기준을 엄격하게 해석하여 각각 사건의 해당 방법발명과 소프트웨어 발명의 특허적격성을 부정하는 판결을 선고하였습니다. 특히 미국 연방대법원은 Alice 및 Mayo 판결을 통하여, ‘Alice/Mayo 테스트’를 소프트웨어 발명의 특허적격성의 주요 판단 기준으로 삼고 있습니다.

 

 Ⅱ. Alice/Mayo 테스트  

 

(1) 개관

 

     Alice/Mayo 테스트는 특허적격성을 판단하는 일련의 과정으로, 미국 특허법 제101조에 규정된 카테고리 해당 여부(청구항이 방법, 기계, 제조물, 조성물에 대한 것인지 여부)가 만족된다면 진행되는 2단계의 테스트(Step 2A & Step 2B)를 말합니다.

 

(2) Step 2A

 

     Step 2A에서는 청구항이 특허를 받을 수 없는 사법적 예외(judicial exceptions), 즉 자연 법칙(law of nature), 자연 현상(natural phenomenon) 또는 추상적 아이디어(abstract idea)에 해당하는지 여부를 판단합니다.

 

(3) Step 2B

 

     Step 2B에서는 청구항이 그러한 사법적 예외를 특허를 받을 수 있는 것으로 변환할 수 있는 ‘상당한 무언가(significantly more)’를 더 부가하고 있는지 여부를 판단합니다. 그리고 ‘상당한 무언가’는 청구항 요소가 그 발명이 속한 기술 분야에서 통상의 기술을 가진 자에게 주지‧일상‧관용적인 범위를 넘어서는 등 ‘발명적 개념(inventive concept)’을 충분히 포함하고 있는지 여부로 판단합니다.

 

(4) 2019년 1월 4일 개정사항

 

     2019년 1월 4일 특허적격성 심사기준 개정에 따라, Alice/Mayo 테스트 Step 2A에 두 가지 주요한 변화가 발생하였습니다.

 

-    개정 심사기준은 Step 2A에서 추상적 아이디어에 대한 해당 여부를 구체적으로 판단하기 위해, 추상적 아이디어를 수학적 개념(mathematical concepts), 인간의 활동을 조직화 하는 방법(certain methods of organizing human activity), 사고 과정(mental processes)의 세 가지 그룹으로 분류하였습니다.​​

 

-    개정 심사기준은 Step 2A에서 청구항의 사법적 예외에 해당 여부를 판단하기 위해 두 단계의 조사 방법을 도입하였습니다. 첫 번째 조사에서 심사관은 청구항이 사법적 예외를 기술하는지 여부를 평가합니다. 이에 해당한다면, 두 번째 조사에서 청구항이 그 사법적 예외를 유용한 적용(practical application)으로 통합시키는 부가적인 요소를 기술하는지 여부를 평가합니다. 만약 청구항이 사법적 예외를 기술하고 유용한 적용으로 통합시키는 데에 실패한다면, 그 청구항은 사법적 예외에 해당하게 되어 Step 2B로 진행하게 됩니다.

 

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