중국의 10대 상표 동향

중국의 10대 상표 동향

 

I. ​상표 심사 및 심판에 대한 새로운 지침 발효

 

중국지식재산권국(CNIPA)은 상표 심사 및 심판에 대한 새로운 지침(이하 “지침”)을 발표하였으며, 이는 2022년 1월 1일부터 시행되었습니다.

 

해당 지침은 2019년에 발효된 중국 개정 상표법이 반영된 것으로, 특히 사용 의사가 없는 악의적인 출원의 심사와 관련된 새로운 장이 추가되어, 중국지식재산권국(CNIPA)이 고려하는 요소를 실제 사례와 함께 요약하여 의사 결정 과정을 설명하고 있습니다.

 

일반적으로 합리적인 범위 내에서라면 방어적 목적의 출원과 향후 사업에 필요한 출원은 출원 금지 대상의 예외 사항으로 취급됩니다.

 

 

II. ​친-정당 권리자 심사 경향​

 

상표권 무단 선점자가 악의적인 출원 건수를 최소화하기 위해서 여러 회사를 설립하고(일부는 합법적인 외국 회사로 보이도록 홍콩, 영국 등 중국 외 지역에서 설립되기도 함), 하나의 법인에서 다른 법인으로 상표를 양도하는 행태를 보이고 있는데,

 

이는 중국지식재산권국(CNIPA)에서도 인지하고 있는 사실로, 최근 사례에 비추어 볼 때, 중국지식재산권국(CNIPA)은 이제 양도인 뿐만 아니라 관련 개인 및 회사에 의한 상표출원도 고려할 것으로 보입니다.

 

또한, 주목할만한 점은 무단 선점자가 ‘다수의’ 악의적인 출원을 소유하고 있음을 입증하는 것이 더 이상 필수요건이 아니라는 점입니다.

 

실제 사례로, 무단 선점자 및 양도인이 상표의 사용 의도를 증명하거나 상표의 출처를 설명하지 못하여, 출원을 불과 29건 소유하고 있을 뿐임에도 악의성을 인정 받은 바 있습니다.

 

 

III. 상표권 무단선점 이슈를 해결하기 위한 노력​

 

2021년 9월, 중국 국가시장감독총국(SAMR)은 '시장감독관리 중대한 위법 및 신뢰상실 행위 목록의 관리 방법’을 시행하였습니다. 해당 방법은 악의적인 상표 출원으로 사회 공익을 해치는 행위를 한 자는 국가기업 신용정보공개시스템에 세부 정보를 공개하고 행정 조치를 통해 처벌할 수 있도록 규정하고 있습니다.

 

2022년 1월, 중국지식재산권국(CNIPA)은 ‘지식재산권 신용 관리 규정’을 발표하였습니다. 해당 규정은 악의적인 상표 출원과 관련된 자는 중국지식재산권국(CNIPA)의 웹사이트에 명단을 공개하고 1년간 행정 조치를 받을 수 있으며, 이 기간 내에 다시 부정 행위를 저지를 경우 기간이 연장될 수 있다고 규정하고 있습니다.

 

두 문서에는 브랜드 소유자가 요청할 수 있는 절차가 포함되어 있지는 않으나, 이와 같은 정보 공개 조치는 악의적 행위의 증거로 작용하여 브랜드 소유자의 무단 선점에 대한 조치를 용이하게 하고 무단 선점자의 사업에 지장을 줄 수 있을 것으로 보이며, 무단 선점자의 신용등급에도 영향이 미쳐 사업 운영에 상당한 영향을 끼칠 것으로 보입니다.

 

 

IV. 상표권 무단 선점자로부터의 상표권 양도에 대한 면밀한 조사​

 

상표 무단 선점을 더욱 억제하기 위하여, 중국지식재산권국(CNIPA)은 영리 목적으로 양도 신청을 한 것으로 의심되는 경우, 이를 거절할 수 있습니다.

 

새로운 지침에서는 상표권자가 상당한 수의 상표를 소유하고 있고, 이전에 여러 양수인에게 상표를 양도한 적이 있는 경우 거절할 수 있다고 규정하고 있습니다. 이 경우, 양수 받는 상표에 대하여 사용의사가 있음을 보여주는 증거 제출이 필요할 수 있습니다. 만약 그러한 증거를 제출할 수 없거나 제출된 증거가 유효하지 않은 경우, 양도 신청이 거절될 수 있습니다.

 

이에, 상표권 무단 선점자와 양도 협상을 할 시에는, 양도 계약서에 양도 신청이 승인되지 않는 상황에 대비하기 위한 조항(예: 이의 제기 대응 협조, 양도 불승인시 상표의 자발적 취하/포기)을 포함하고, 백업용 신규 출원을 함께 진행하는 편이 좋습니다.

 

 

V. 상표권 무단 선점자에 대한 법원의 손해비용 배상 명령​

 

중국에서는, 권리자가 중국지식재산권국(CNIPA)에 소송을 제기하여 악의적인 출원을 없애는데 성공하더라도 비용 보상은 별도로 받지 못합니다.

 

그러나 최근 법원의 판결에 따르면, 악의적인 출원이 권리자의 사업에 장애가 되고 경쟁 우위를 훼손하는 경우, 법원은 부정경쟁방지법에 따라서 상표권 무단 선점자에게 악의적인 출원에 대처하는데 발생한 합리적인 법률 비용을 권리자에게 배상하도록 명령할 수 있습니다.

 

Brita GmbH v. Shanghai Kangdian Industrial Co., (2021) 사건에서, 상하이 민항 구 인민법원은 280만 위안(약 434,400달러)의 비용을 원고에게 배상하도록 판결을 내렸으며, 이는 피고의 악의적인 출원, 이의신청, 무효심판에 대한 원고의 법률 비용을 배상하라는 판결이었습니다. 상표 무단 선점만으로는 부정 경쟁을 입증하기에 충분치 않다는 점은 변함이 없지만, 무단 선점자가 악의적인 이의신청, 무효심판, 침해소송 등을 제기하기 위하여 악의적인 출원을 하는 경우 법원은 부정 경쟁으로 판단할 수 있습니다.

 

 

VI. 기만적이고 오해의 소지가 있는 상표의 등록 및 사용에 대한 엄격한 규정​

 

중국 상표법은 부정적인 의미를 가지거나, 국가 및 공공의 이익에 반하거나, 상품 및 서비스의 특성이나 출처에 대해 소비자를 오인 시킬 수 있는 상표의 등록을 금지하고 있습니다.

 

지침에 따르면 중국지식재산권국(CNIPA)은 상표의 위반 가능성을 면밀히 조사할 것이라 규정되어 있습니다. 여러 가지 의미를 가지고 있거나 다양한 방식으로 사용될 수 있는 표장은, 그 의미 또는 사용 방식 중 하나가 지정된 상황에 해당하는 경우 거절될 수 있습니다. 해당 표장이 실제로 어떻게 사용되는지는 일반적으로 고려되지 않습니다.

 

또한, 중국지식재산권국(CNIPA)은 2021년 12월 일반 상표 위반에 대한 판단 기준을 발표하였는데, 해당 기준에는 이러한 상표를 사용하는 자는 시정 명령을 받을 수 있으며 벌금형에 처해질 수 있다고 명시되어 있습니다. 아울러, 중국지식재산권국(CNIPA)의 결정이 발효되면, 지역 시장감독관리국(AMR)은 해당 상표의 추가 사용에 대해 조치를 취할 수 있다고 규정하고 있습니다.

 

최근의 사례에 비추어 볼 때, 중국지식재산권국(CNIPA)은 거절결정을 쉽게 철회하지 않을 것으로 보입니다. 그러나 일반적으로 법원은 보다 정교하게 판단을 하며, 특히 오해의 소지가 있다는 이유로 거절된 상표의 경우 다른 결론을 내릴 수도 있습니다. 브랜드 소유자는 상표 등록을 확보하기 위한 노력을 계속하기 위해 소 제기 등의 불복 절차를 고려할 수 있습니다. 상표를 등록하지 않고 사용하고자 하는 경우 책임을 피하기 위해 기술적 방식으로 상표를 사용하는 것이 좋습니다.

 

 

VII. "METAVERSE"가 포함된 상표의 등록 거절​

 

메타버스와 NFT(대체 불가능 토큰)의 등장으로 중국에서 관련 상표 출원이 급증하고 있습니다.

 

그러나, 중국지식재산권국(CNIPA)은 ‘METAVERSE’와 이에 대응되는 중국어 ‘元宇宙’ (YUAN YU ZHOU 로 발음됨)가 포함된 상표가 상품 및 서비스의 특성에 대해 소비자를 오인 시킬 수 있다는 이유로 상표 등록을 거절하고 있습니다. 이는 상표에 다른 식별력이 있는 요소가 포함되어 있더라도 거절될 수 있습니다.

 

‘METAVERSE’와 그 중국어 상표를 등록할 수는 없으나, 브랜드 소유자는 상표 무단 선점을 막기 위하여 9, 41, 42류의 메타버스 관련 상품 및 서비스업을 포함하는 하우스 마크(House Mark) 및 그 외 핵심 상표의 등록을 확보하는 것이 바람직합니다.

 

 

VIII. 동의서에 대한 심사 강화​

 

동의서의 법적 효력에 대해서는 법에 명시되어 있지 않으나, 기존 관행은 저촉되는 상표가 서로 동일하거나 실질적으로 유사하지 않는 한 동의서를 허용하고 있습니다. 이는 2019년 4월에 발표된 베이징 고등인민법원의 ‘상표권 부여 및 검증 사건 재판 지침’에서 확인된 바 있습니다.

 

그러나, 최근 중국지식재산권국(CNIPA)은 동의서만으로는 실제 소비자 간에 혼동이 없을 것이라는 점을 입증하기에는 불충분하다는 이유로 동의서를 받아들이지 않고 있습니다. 현재 이에 대한 공식적인 지침은 발표되지 않았습니다.

 

베이징 지식재산권법원은 여전히 동의서를 받아들일 수도 있으나, 때때로 서명인의 권한에 의문을 제기할 수도 있습니다. 동의서를 통해 대응하고자 하는 출원인은 소 제기 등의 불복 절차를 준비하고 서명인의 권한을 증명할 증거(예: 공증 및 인증 받은 이사 명단 및 정관이 포함된 이사회 결의서)를 수집해야 합니다.

 

 

IX. 불사용 취소에 대한 심사 관행의 변경 사항

 

​특정 상품/서비스에 대한 사용은 유사한 상품/서비스에 대한 등록을 유지하는데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 중국지식재산권국(CNIPA)은 불사용 취소에 대한 심사 관행이 느슨하여 유사하지 않은 상품/서비스에 대하여 사용 입증이 되지 않더라도 전체 등록을 유지할 수 있는 것으로 악명이 높았습니다. 유사하지 않은 상품/서비스에 대한 등록을 취소하기 위해서는 불복 절차를 청구해야만 했습니다.

 

중국지식재산권국(CNIPA)은 이러한 관행을 없애고 권리자가 모든 상품/서비스에 대하여 사용 사실을 증명할 수 없는 경우, 부분적으로 등록을 취소하도록 변경하였습니다.

 

이는 상충되는 선행상표와 악의적인 등록상표를 취소하는 것은 더 쉬워질 수 있겠으나, 브랜드 소유자가 각 상품분류 별로 자신의 상표가 사용되었음을 입증해야 하므로 불사용 취소에 대응하는 것은 더 어려워질 것으로 보입니다.

 

 

X. OEM 사용을 통한 불사용 문제 해결

 

종래에는 불사용취소심판 절차에서 OEM(주문자 상표 부착 생산) 사용이 상표 사용에 해당하는지 여부가 불분명하였습니다.

 

이와 관련하여 중국 본토에서 유통되지 않는 순수한 상품 수출은 불사용취소심판 절차에서 상표 사용에 해당한다고 규정하는 베이징 고등인민법원의 지침이 발표됨에 따라, 중국지식재산권국(CNIPA)의 지침도 동일하게 반영되어 중국 본토에서 OEM 활동만 하는 브랜드 소유자에게도 확실성을 제공하도록 업데이트 되었습니다.

 

 

 

※ 본 게시물은 당소 고객 등을 위한 참조용 자료로서 현지 법령의 변화 등으로 인하여 일부 내용이 사실과 다를 수 있고 실제 업무 적용 과정에서 변화가 있을 수 있으며, 본 게시물 내용의 당부에 대해서 어떠한 법적 책임도 부과될 수 없습니다. 또한, 이공특허법률사무소(KWON & KIM Patent & Trademark Attorneys)의 명시적인 허락 없이 본 게시물의 무단 전제는 허용되지 않습니다.