중국 상표 불사용취소심판에 대한 업데이트 사항

 

 

상표 불사용취소심판은 선행상표로 인한 거절이유 극복 수단으로서 흔히 사용되는 제도입니다.

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중국에서는 2022년 1월 1일부터 시행된 상표 심사 지침과 중국지식재산권국(CNIPA)의 공문에 따라서, 불사용취소심판 청구 시에 사전 조사 증거*를 제출하여야 하며, 한국과 마찬가지로 피청구인(권리자)은 불사용취소심판이 제기되면 실제 사용한 증거를 제출하여 사용사실에 대하여 입증을 해야 합니다.

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* 일부에 대한 온라인 검색 자료여도 충분합니다.

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사용증거는 5가지 요소(상표, 날짜, 권리자 또는 라이센시, 등록된 상품, 중국 내 사용)를 갖추고 있어야 합니다.

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※ 동일·유사 상품

 

과거에는 중국지식재산권국(CNIPA)이 불사용 취소에 대한 심사 관행이 느슨하여, 일부 상품/서비스에 대해서 사용 입증이 되면, 유사하지 않은 상품/서비스도 포함하여 상표권 전체를 유지할 수 있었으나,

 

현재는 동일 및 유사한 상품/서비스에 대해서는 등록을 유지하고, 유사하지 않은 상품/서비스에 대해서는 취소청구를 받아들이는 경향을 보이고 있습니다.

 

그러나, 상표권자는 원칙적으로 등록된 상품/서비스의 범위 내에서 상표를 사용해야 하며, 만약 해당 범위를 벗어난 유사한 상품/서비스에 대해서만 상표를 사용하는 경우, 사용사실을 인정받지 못하고 상표권 전체가 취소될 수 있습니다.

 

제21162848호 ‘God View’ 사례에서는, 상표권자가 등록된 상품인 “휴대용 컴퓨터” 등과 유사한 상품인 “스마트 디스플레이 안경” 등에 대해서만 사용증거를 제출하였는데, 중국지식재산권국(CNIPA)은 등록된 상품의 범위 내 사용이 아니라는 이유로 상표권 전체를 취소하였습니다.

 

위와 같은 관행은 베이징 고등인민법원의 상표권 등록 재판 및 검증 사례에 관한 지침(2019)과 중국지식재산권국(CNIPA)의 상표 심사 지침(2022)을 통해서 확인되었습니다.

 

※ OEM 방식에 의한 사용

 

OEM(주문자 상표 부착 생산) 방식에 의한 상표의 사용은 상표 침해 사건에서는 논쟁 되는 사안이기는 하나, 불사용 취소 사건에서는 상표 불사용 문제를 해결하는데 효과적이라고 할 수 있습니다.

 

이와 관련하여 베이징 고등인민법원의 지침과 중국지식재산권국(CNIPA)의 지침에서는, 중국 본토에서 유통되지 않는 순수한 상품 수출도 상표 사용에 해당한다고 명시되어 있습니다.

 

※ 온라인 사용 증거

 

중국지식재산권국(CNIPA)의 상표 심사 지침(2022)에서는, 물적 증거, 시청각 자료, 홈페이지 정보 등은 변경 여부의 확인이 어려운 경우, 상표법 상 상표의 사용으로 볼 수 없다고 규정하고 있습니다.

 

불사용취소심판 및 그에 따른 항소 및 소송 절차에서, 중국지식재산권국(CNIPA)과 법원은 일반적으로 공증 없이는 웹사이트 증거의 진위 여부를 확인할 수 없고, 주문 거래 기록 및 기타 증빙 자료가 없다는 점에서 온라인 증거를 받아들이지 않고 있습니다.

 

다만, 일부 사례(제14570518호 / 42류의 “인터넷용 검색엔진 등의 제공” 등)에서는 모두 온라인 증거로만 제출하였음에도 상표권 전체가 유지되었는데, 이는 상표권자가 실제로 인터넷 검색 엔진을 제공하였음을 증명하는 웹사이트의 스크린샷을 제출할 수 있었고, 이를 뒷받침하는 다른 플랫폼의 온라인 보고서가 있기 때문으로 보입니다.

 

※ 판촉물​

 

과거에 중국지식재산권국(CNIPA)은 판촉물에 대한 상표의 사용은 상표법 상 상표의 사용으로 인정하지 않는다는 상표 심사 지침(2016)을 기초로, 판촉물에 대한 상표의 사용을 실질적 또는 상업적 용도의 사용으로 간주하는 것을 인정하지 않았습니다.

 

그러나, 법원은 판촉물의 제공은 상업적인 행위이며, 판촉물에 대한 상표의 사용 또한 상품의 출처를 구별할 수 있다고 판단하고, 이와 관련된 중국지식재산권국(CNIPA)의 결정을 기각해왔습니다.

 

이에 중국지식재산권국(CNIPA)은 법원의 의견과 일치하도록 상표 심사 지침(2022)의 내용을 변경하였습니다.

 

제19852847호 ‘ZuiXianYuanJiu & Chinese characters’ 사례에서는 관련 제품이 소비자에게 판촉물로 제공되었음에도 불구하고 상표 등록이 취소되지 않았습니다.

 

그러나 대부분의 경우, 상표권자가 판촉물이 시장에 유통되었다는 사실을 증명하지 못하여서 상표권이 취소되는 경우가 많습니다.

 

※ 불사용취소심판에 대비하기 위한 조치

 

1. 등록된 상품에 대하여 상표를 사용하고, 3년마다 주기적으로 증거를 수집하는 것이 좋습니다. 동일한 상품에 대한 사용증거가 없는 경우에는, 그 하위 개념에 속하는 상품에 대한 사용증거를 제출하고, 포괄적인 관계임을 설명하면 됩니다.

 

등록된 상품의 범위를 벗어난 유사한 상품에 대해서만 상표를 사용한 경우, 가능한 한 빨리 새로 상표출원을 해야 합니다. 만약 기등록 상표가 취소되는 경우 등록이 더 어려워질 수 있습니다.

 

2. 온라인에서만 사업을 하는 경우, 웹사이트 정보, 온라인 판매 기록 등을 주기적으로 공증을 받아서 보관해두는 것이 매우 중요합니다. 또한, 제조계약서 및 인보이스와 같은 다른 확실한 증거들을 최대한 많이 보관해두는 것이 좋습니다.

 

3. 홍보 목적으로 판촉물을 제공하더라도, 향후 사용 증거로 사용될 수 있도록 계약서, 인보이스 등에 판촉물에 대한 정보를 포함하는 것이 좋습니다.

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