필리핀 특허 및 상표 절차
I. 특허출원
1. 출원
∨ 개요
필리핀은 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법과 같은 다양한 지식재산권법을 하나의 법령 ‘필리핀 지식재산권법 (Republic Act 8293)’으로 통합하여 관리하고 있습니다.
필리핀 지식재산권법 제21조에 따르면, 필리핀에서 특허를 받기 위해서는 이른바 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성의 요건을 갖추어야 하며, 실용신안의 경우 진보성 요건은 갖추지 않아도 됩니다.
특허를 받을 수 없는 발명
- 발견, 과학 이론, 수학적 방법
- 정신 작용을 수행하고, 게임을 하거나, 사업을 하는 방식, 규칙 및 방법, 및 컴퓨터 프로그램
- 사람의 신체나 동물의 외과수술 등 의학적 치료 방법
- 식물이나 동물의 생산을 위한 식물 품종 또는 동물 품종 또는 본질적으로는 생물학적 방법
(다만, 미생물 및 비-생물 및 미생물 방법은 특허를 받을 수 있음)
- 심미적 창조물(Aesthetic creations)
- 공공 질서 또는 도덕에 반하는 것
∨ 출원 시 필요한 서류
① 출원인의 이름, 주소, 국적
② 발명자의 이름, 주소, 국적
③ 명세서* (발명의 명칭, 상세한 설명, 청구항, 요약서, 도면**) 2부
④ 위임장
⑤ (우선권 주장 시) 우선권 증명서류***, 우선권 출원의 국가/번호/출원일
* 영어 또는 필리핀어로 제출 가능
** 실용신안의 경우 도면 제출일이 출원일이 되므로, 출원 시에 도면을 첨부하지 않으면 도면 제출일이 출원일로 되니 주의 필요
*** 출원 시 제출하지 못하는 경우 출원일로부터 3개월 내에 제출
∨ 우선권 주장
- 우선권 주장 기한: 반드시 최초 출원일로부터 12개월 내에 필리핀 특허청에 출원되어야 합니다.
- 신규성 상실 예외 주장 기한: 하기 3가지 경우 중 하나에 해당하는 경우, 그 공개일로부터 12개월 내에 출원되어야 합니다.
① 출원 발명의 개시가 발명자, 발명자에 의해 출원된 또 다른 출원인 경우
② 발명자로부터 직접 또는 간접으로 정보를 획득한 제 3자에 의해 발명자의 이해나 동의 없이 출원된 출원인 경우
③ 발명자로부터 직접 또는 간접으로 정보를 획득한 제 3자에 의해 이루어진 경우
- PCT 국내단계진입기한: 최초 우선일로부터 30개월 내에 필리핀 특허청에 출원서를 제출하여야 합니다.
2. 심사
필리핀의 특허 절차는, 크게 아래와 같이 구분할 수 있습니다.
☞ 출원절차(출원서 제출)
☞ 심사절차(방식심사 – 조사 – 심사전 공개 – 실체심사의 청구 – 실체심사)
☞ 등록절차(등록결정 – 공고 – 등록증 발행)
∨ 심사 절차
출원일
- 필리핀 지식재산권청이 특허출원서를 수령한 날이 특허 출원일이 됩니다.
- 출원서에는 다음과 같은 사항이 포함되어 있어야 하며, 기재되어 있지 않은 경우에는 기간을 정하여 출원인에게 보정할 기회를 제공합니다.
＊ 필리핀 특허가 요구된 명확한 또는 암묵적 표시
＊ 출원인 정보
＊ 필리핀어나 영어로 된 발명의 상세한 설명 및 하나 이상의 청구항
- 만약 상기 기간 이내에 보정되지 않으면 출원은 취하된 것으로 간주되며, 기간 이내에 보정을 실시한 경우에는 보정된 날을 출원일로 간주합니다.
방식 심사
- 특허출원의 출원일이 인정되고, 필요한 수수료*가 규정에 따라 기일 내에 납부되면 출원에 대한 방식 심사가 진행됩니다.
* 출원료는 출원 시 또는 늦어도 출원일로부터 1개월 내에 납부하여야 합니다.
- 필리핀 지식재산권법 제32조에 규정된 요건에 따라 출원 서류 방식 및 출원인 자격이 적법한지 여부를 심사합니다.
- 특허출원서에 다음과 같은 내용이 포함되어 있는지 여부를 심사하게 됩니다.
＊ 특허결정요청
＊ 발명의 상세한 설명
＊ 발명의 이해에 필요한 도면
＊ 하나 이상의 청구범위
＊ 요약서
- 출원인이 확정되어야 하고, 출원인과 발명자가 일치하지 않는 경우에는 출원인에게 증명서를 제출할 것을 요구할 수 있습니다.
조사
- 방식 심사 결과 적법한 출원이라고 판단되면, 선행 기술 검색을 위해 출원을 분류합니다.
- 출원 분류에 따라 선행 기술을 검색하고, 이를 토대로 조사 보고서를 작성하여 출원인에게 송부합니다.
심사전 공개
- 최우선일로부터 18개월이 경과하면, 선행기술 검색 결과와 함께 해당 출원이 공개됩니다.
* 단, 해당 출원의 공개가 필리핀 국방 상 필요한 경우, 지식재산권청장은 필리핀 산업무역부(Secretary of Trade and Industry)의 승인 하에 해당 출원을 공개하지 않을 수 있습니다.
- 출원 공개 후에는 누구든지 해당 출원에 대해 이의신청서를 제출할 수 있습니다.
실체심사의 청구
- 출원 공개일로부터 6개월 이내에 심사청구를 할 수 있습니다.
- 위 기한 내에 심사청구서가 제출되지 않으면 출원은 취하로 간주됩니다.
- 심사청구 후 취소신청은 불가하며 납부한 심사청구료는 반환되지 않습니다.
실체심사
- 다음과 같은 특허요건(특허 등록을 받기 위해 발명이 실질적으로 갖추어야 할 요건)을 충족하는지를 심사합니다.
＊ 신규성(New)
＊ 진보성(Inventive Step)
＊ 산업상 이용성(Industrial Applicability
＊ 선출원주의
- 최종거절결정에 대하여 불복하는 경우, 출원인은 거절결정불복심판을 청구할 수 있습니다.
3. 등록
∨ 등록 절차
- 필리핀 지식재산권법 제50조의 규정에 따라, 심사 결과 출원 발명이 모든 요건을 충족하였다면 등록이 결정되며, 특허결정서는 다른 관련 정보와 함께 IPO 간행물에 공개됩니다.
- 출원인은 특허결정서를 수령 후 정해진 기간 내에 수수료를 납부하여야 합니다.
- 만약 특허 결정 및 공개에 필요한 수수료가 기간 내에 납부되지 않으면, 출원은 취하된 것으로 간주됩니다.
특허권의 효력
- IPO 간행물에 특허결정서가 공개된 날부터 효력을 갖게 됩니다.
- 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년(PCT 국내단계진입 출원의 경우, PCT 출원일로부터 20년)입니다.
- 실용신안의 경우 출원일로부터 7년입니다.
연차료(특허유지료)
- 출원인은 특허 출원 또는 특허권을 존속 기간 동안 유지하기 위해서는, 특허 출원 공개일로부터 4년이 되는 해부터 매년 연차료(특허유지료)를 납부하여야 합니다.
- 납부 기일 3개월 전부터 납부 가능하며, 기일이 경과되어도 6개월의 유예기간 내에 과태료와 함께 납부 가능합니다.
Ⅱ. 상표출원
1. 출원
∨ 개요
필리핀 지식재산권법 제121조에 따르면, “기업의 상품 (상표) 또는 서비스 (서비스표)를 식별할 수 있는 시각적 표장”을 상표로 정의하고 있습니다. 즉, 시각적으로 인식가능한 표장만 상표로 등록을 받을 수 있습니다.
상표의 종류
＊ 상표 (trademark)
＊ 서비스표 (service mark)
＊ 주지 상표 (well-known trademark)
＊ 입체 상표 (three-dimensional mark)
＊ 단체 상표 (collective mark)
∨ 기본 요건
상표로 보호받을 수 없는 표장
- 상표가 부도덕하고 기망적이거나 수치스러운 상으로 구성되거나, 살아있는 자나 죽은 자, 기구, 믿음, 또는 국가 상징을 비방하거나 이와의 연관성을 거짓으로 암시하거나 또는 이들을 모욕하거나 비하하는 사항으로 구성된 경우
- 필리핀 공화국 또는 정치적 부서 중 어느 하나 또는 임의의 타국의 무기의 의복이나 다른 기장이나 상표 또는 그 모방한 것으로 구성된 경우
- 자기의 서면 동의 없이 특정 개체를 식별하는 이름, 초상화나 서명 또는 만일 있다면 자기의 일생 동안 그 일생의 서면 동의 없이 필리핀 공화국의 사망한 대통령의 이름, 서명, 또는 초상화로 구성된 경우
- 다음 사항에 대하여 더 선출원일이나 우선일을 갖는 다른 소유자에 속하는 등록 상표나 상표와 동일한 경우
＊ 동일한 제품이나 서비스
＊ 밀접하게 연관된 제품이나 서비스
＊ 상표를 속일 수 있거나 혼동을 유발할 수 있을 것 같은 상표과 매우 흡사한 경우
- 상표등록 여부를 불문하고, 필리핀 공화국의 경쟁 당국에 의해 필리핀 뿐만 아니라 국제적으로 잘 알려진 것으로 고려되는 상표와 동일하거나 혼동할만큼 유사하거나 또는 그 상표의 번역으로 구성된 경우. 단, 상표가 잘 알려진 것인지 여부를 결정할 때, 그 상표의 판촉 결과, 획득된 필리핀 공화국에서의 지식을 포함하여 대규모 공중이 아니라 공중의 관련 영역의 지식이 고려됨
- 등록된 상표와 유사하지 않은 제품이나 서비스에 대해 필리핀 공화국에서 등록된 전술된 문단에 따라 잘 알려진 것으로 고려된 상표와 동일하거나 혼동 가능하게 유사하거나 또는 이 상표의 번역을 구성하는 경우.(단, 이들 제품이나 서비스와 관련하여 상표를 사용하는 것은 등록 상표의 소유자와 제품이나 서비스 사이의 연관성을 나타내는 경우에 한함) 단, 등록 상표의 소유자의 이익이 그 사용에 의해 손해를 입을 것 같은 경우에 한함
- 특히 제품이나 서비스의 성질, 품질, 특성이나 지리적 원산지에 대해 대중에서 오해를 살 것 같은 상표로 구성된 경우
- 동일한 것을 구하는 제품이나 서비스에 대해 일반적인 부호로만 구성된 경우
- 모든 언어 또는 선의로 제품이나 서비스를 지정하는데 관습적이거나 통상적인 거래 표시 또는 부호로만 구성된 경우
- 제품의 종류, 품질, 수량, 의도된 목적, 가치, 지리적 원산지, 시간, 또는 생산, 서비스의 제공, 제품이나 서비스의 다른 특성을 지정하는데 있어 거래시 사용될 수 있는 표시나 부호로만 구성된 경우
- 그 내재된 가치에 영향을 주는 인자나 제품의 성질에 의해 또는 기술적 요소에 의해 필수불가결할 수 있는 형상으로 구성된 경우
- 주어진 형태에 의해 한정되지 않은 경우 또는 색채로만 구성된 경우
- 공공의 질서나 윤리에 반하는 경우
∨ 출원 시 필요한 정보 및 서류
① 상표 출원서: 출원서는 반드시 영어 또는 필리핀어로 작성되어야 하며, 출원인의 서명이 기재되어야 함
② 출원인 이름, 주소 및 국적
③ 상표(견본 10개 제출): 입체 상표의 경우, 효과를 설명하는 진술서 제출, 색채 상표의 경우, 색채명과 효과를 설명하는 진술서 제출
④ 상표에 대한 설명: 글자 상표가 영어나 아닌 외국어일 경우, 상표의 의미에 대해 영어로 제출
⑤ 상품 분류에 따른 지정상품 리스트: 지정상품･서비스 명칭은 포괄적이어서는 안 되며, 외국에서 포괄적인 명칭으로 등록을 받았다 하더라도 필리핀 지식재산권청에 출원시에는 상품명을 명확히 기재하여야 함
⑥ 위임장: 추후 제출이 가능하며, 공･인증은 받지 않아도 됨. 단, 출원 포기에 대한 위임장인 경우에는 반드시 공증을 받아야 함
⑦ (우선권 주장시) 우선권 증명서류 원본 및 영어 번역문*, 우선권 출원 국가, 우선권 주장 출원 번호 및 우선권 주장 출원일
* 필리핀 출원일로부터 3개월 내에 제출
⑧ (소기업에 해당되는 경우) 소기업 진술서
∨ 우선권 주장
- 우선권 주장 기한: 반드시 최초 출원일로부터 6개월 내에 필리핀 지식재산권청에 출원되어야 합니다.
∨ 주지 상표(Well-known trademark)
- 필리핀에서 주지 상표는 상표가 등록되어 있지 않아도 타인의 상표등록을 배제시킬 수 있습니다.
단, 상표 등록이 되어 있지 않은 경우 상품 및 서비스업이 동일 또는 유사한 경우에 한하며,
상표 등록이 되어 있는 경우 비유사한 상품 및 서비스업에 대해서도 배제시킬 수 있습니다.
- 주지 상표의 판단 기준은 아래와 같습니다.
＊ 해당 상표의 사용 정도, 기간 및 영역
＊ 필리핀 및 외국에서의 시장 점유율
＊ 해당 상표의 식별력 정도
＊ 해당 상표의 명성
＊ 해당 상표의 해외 상표 등록 유무
＊ 전세계적으로 해당 상표의 사용 정도
＊ 전세계적으로 해당 상표의 독점 사용 정도
＊ 주지상표 등록과 관련된 해당 상표의 소송 결과
＊ 주지상표와 동일한 또는 유사한 다른 등록된 상표의 존재 여부
2. 심사
출원 – 방식심사 – 실체심사 – 등록결정 – 등록공고 순으로 절차가 진행됩니다.
∨ 방식 심사
- 출원 후 기본 요건(적어도 출원인 정보, 상표, 상표의 의미, 지정상품 리스트에 대한 사항이 포함)에 대한 방식 심사가 진행되며, 이를 충족하지 못할 경우 심사관은 보정명령을 합니다.
- 출원인은 보정명령 발행일로부터 1개월 이내에 결격 사유를 보완 또는 보정할 수 있습니다.
- 만약 흠결사항이 해소되지 않을 경우, 해당 출원은 취하로 간주됩니다.
- 흠결사항이 없을 경우, 방식 심사관은 출원인에게 출원료 납부를 요청하며, 출원인이 출원료를 납부하면 그때 출원일이 부여됩니다(즉, 출원료를 납부하기 전까지는 출원번호가 부여되지 않습니다).
∨ 실체 심사
심사 절차
- 방식심사 후, 심사관은 해당 출원 상표에 대하여 동일 또는 유사 상표가 있는지를 검색합니다.
- 해당 출원이 등록 요건을 충족하지 못할 경우, 심사관은 거절이유통지서를 출원인에게 통지합니다.
- 이때 출원인은 거절이유통지서 발행일로부터 2개월 내에 답변서 및 보정서를 제출할 수 있으며, 추가로 2개월 기한연장이 가능합니다.
- 답변서 및 보정서 제출 결과 거절이유를 해소하지 못할 경우, 심사관은 거절이유통지서를 재차 발행하거나 최종거절결정서를 통하여 해당 출원의 등록을 최종적으로 거절할 수 있습니다.
- 최종거절결정에 대하여 불복하는 경우, 출원인은 거절결정불복심판을 청구할 수 있습니다.
우선 심사 신청
- 하기 요건에 해당하는 경우, 출원인은 우선 심사 신청을 할 수 있습니다.
＊ 등록된 상표였으나 상표 갱신을 하지 못하여 취소된 상표를 동일한 등록권자 또는 양수인이 재출원한 경우
＊ 취하된 출원을 동일한 출원인이 재출원한 경우
＊ 국가, 정부 간 기관 또는 국제기구의 이름 및 로고 등에 관한 출원인 경우
＊ 짧은 기간 내에 개최되는 국제적인 스포츠 행사의 이름 및 로고 등에 관한 출원으로, 해당 상표의 등록이 스포츠 행사 홍보에 필요한 경우
＊ 국내 및 국제적인 무역 박람회에 참석하는 출원인의 제품 및 서비스의 이름, 로고 등에 관한 출원으로 짧은 박람회 기간 동안 상표 등록이 요구되는 경우
＊ 소정의 목적을 달성하기 위해 조기 등록이 요구되는 종교, 사회, 자선, 교육 활동 단체의 이름 및 로고에 관한 출원
＊ 정보통신기술(ICT) 관련 조직이 사용하는 상표 및 상호명에 관한 출원
공고
- 심사 결과, 해당 출원이 등록 요건을 충족할 경우, 심사관은 이의신청을 목적으로 출원공고를 합니다.
- 출원 공고일로부터 30일 이내에 이의신청 제기가 가능합니다.
- 출원서 자체는 출원 직후 일반인에게 공개가 되나, 출원인의 동의가 없는 한 공고가 이루어질 때까지 심사 과정 동안 제출되었던 서류는 일반인에게 공개되지 않습니다.
3. 등록
∨ 등록 절차
- 이의신청 제기가 없는 경우 등록이 결정되며, 출원인은 정해진 기간 내에 수수료를 납부하여야 합니다.
- 수수료 납부가 확인되면 등록증이 발행되며, 다른 관련 정보와 함께 IPO 간행물에 공개됩니다.
상표권의 효력
- 상표의 존속기간은 출원일로부터 10년이며, 권리 만료시 10년 단위로 갱신 가능합니다.
- 상표 등록권자는 지정상품에 대하여 등록된 상표를 독점적으로 사용할 권리를 갖으며, 상표권자의 동의를 받지 않는 모든 제 3 자에 대하여 등록된 상표와 혼동 가능성이 있는 상표를 동일하거나 유사한 제품이나 서비스에 대해 사용하지 못하도록 하는 독점권을 가집니다.
∨ 사용증거 제출
출원 후 3년차
- 상표 출원 후 3년 내에 모든 출원인 또는 등록권자는 해당 상표의 필리핀 내에서의 사용 증거(Proof of Use) 진술서를 제출하여야 합니다.
- 이 기한은 연장이 불가능하며, 제출하지 못할 경우 해당 상표 출원은 취하됩니다.
등록 후 5년차
- 등록권자는 등록 후 5년부터 1년 내에 사용증거(declaration of actual use)를 제출하여야 합니다.
- 만약 사용을 할 수 없는 장애 요건이 존재한다면, 그러한 이유를 기재한 진술서를 제출하여야 합니다.
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